CAFC обеспечила победу и поражение Uniloc в отдельных прецедентных решениях по процессуальной правоспособности

«В деле Apple рассматривались и решались те же самые вопросы, которые представлены здесь; эти вопросы фактически были предметом судебного разбирательства; вопросы были определены действительным и окончательным решением; и решение всех трех вопросов имело важное значение для предварительного решения». – ЦАФК

В прецедентном решении, вынесенном в пятницу, Апелляционный суд Федерального округа США (CAFC) подтвердил решение окружного суда о том, что Uniloc USA, Inc., Uniloc Luxembourg, SA и Uniloc 2017 не имеют права подать в суд на Motorola и Blackboard за нарушение патентных прав, поскольку оно было приостановлено предыдущим решением по делу Apple. Но в отдельном прецедентном постановлении CAFC заявил, что неисключительная лицензия Uniloc с Fortress Credit Co, LLC была прекращена по соглашению до подачи патентных исков Uniloc против Google, что лишило Fortress возможности сублицензировать рассматриваемые патенты и сохранило правоспособность Uniloc. .

В своих отдельных апелляциях против Motorola и Blackboard компании Uniloc USA/Uniloc Luxembourg (Unilocs) и Uniloc 2017 утверждали, что Окружной суд США округа Делавэр допустил ошибку, отклонив иски из-за отсутствия процессуальной правоспособности, поскольку «даже если он предоставил лицензию и право на сублицензию на Fortress, решения окружных судов не соответствуют предыдущим решениям Федерального округа. Unilocs и Uniloc 2017 заключили соглашение о разделе доходов, а также соглашение о покупке векселей и варрантов (RSA) с Fortress в отношении кредита, предоставленного Fortress Unilocs. В РСА сказали:

«[T]он [Unilocs] предоставит [Fortress]… неисключительную, безвозмездную лицензию (включая право на предоставление сублицензий) в отношении Патентов, что должно быть подтверждено и отражено в: Патентно-лицензионное соглашение. [Fortress]... должна использовать такую ​​лицензию только после случая неисполнения обязательств».

Поскольку Unilocs не «выполнили или не соблюли ни одно из положений или соглашений, содержащихся в Статье VI», включая получение целевого показателя монетизации в размере 20 000 000 долларов США на четыре квартала, заканчивающихся в марте 2017 года, CAFC заявила, что «это, по всей видимости, представляет собой событие невыполнения обязательств, повлекшее за собой в эффективном предоставлении лицензии Fortress». В ноябре 2017 года компания Unilocs подала в суд на Motorola за нарушение патента США № 6 161 134, который был частью лицензионного соглашения, и Motorola подала заявление об увольнении из-за отсутствия процессуальной правоспособности. Затем, в декабре 2020 года, Motorola уведомила суд о решении по делу Uniloc USA, Inc. против Apple, Inc., в котором «суд установил, что Uniloc USA не имеет юридической силы, поскольку заявленный патент был передан по лицензии Fortress, а Fortress имел право сублицензировать заявленный патент предполагаемому нарушителю».

Окружной суд в конечном итоге отклонил дело Motorola из-за отсутствия предметной юрисдикции без ссылки на дело Apple. Вместо этого суд заявил, что Unilocs «совершили по крайней мере один случай невыполнения обязательств, достаточный для того, чтобы инициировать приобретение Fortress лицензии, и что этот случай невыполнения обязательств не был ни устранен, ни аннулирован». Он опирался на прецедентное право с участием лицензиатов исключительных прав, а не владельцев патентов, и постановил, что Unilocs не имеет юридической силы, «поскольку Fortress имела теоретическое право сублицензировать заявленный патент предполагаемому нарушителю, а Unilocs, как следствие, не имели права на исключение». необходимо предоставить статус». Факты иска Uniloc 2017 против Blackboard о нарушении патентов США №№ 6 324 578 и 7 069 293 были идентичными, и окружной суд аналогичным образом отклонил иск за отсутствием правовых оснований, указав, что решение Motorola привело к побочному возражению.

В ходе обсуждения Федеральный округ сначала признал, что аргумент Uniloc о том, что даже если бы она предоставила Fortress лицензию и право на сублицензию, она по-прежнему имеет силу статьи III, имеет «значительную силу». В CAFC пояснили:

«Владельцы патентов и лицензиаты не имеют одинаковых патентных прав, и владельцы патентов, возможно, не лишены правоспособности просто потому, что они предоставили лицензию, которая давала другой стороне право сублицензировать патент предполагаемому нарушителю».